La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial*
The legal action for infrigment of industrial property rights
* El presente artículo tiene como base o fuente uno de los capítulos contenidos en la Tesis de Grado presentada por el suscrito autor para optar por el título de Abogado en la Universidad Externado de Colombia, Tesis denominada El régimen de medidas cautelares para la protección de la propiedad industrial, elaborada con la guía y supervisión del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia.
** Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Abogado litigante, asesor y consultor de entidades públicas y privadas. Correo-e: fandradeperafan@gmail.com.
Fecha de recepción: 4 de agosto de 2011. Fecha de aceptación: 12 de septiembre de 2011.
Resumen
El presente artículo tiene por objeto realizar un estudio práctico y útil del principal mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, ello es, la denominada acción por infracción de derechos de propiedad industrial regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Como primera medida, nos ocuparemos de delimitar nuestro campo de estudio indicando el tipo de conflicto o controversia que se canaliza a través de la acción por infracción, señalando su objeto de protección y su finalidad. Por último, nos concentraremos en el estudio de los aspectos más relevantes involucrados en el ejercicio de la acción, analizando los presupuestos procesales, el régimen especial de medidas cautelares y la indemnización de perjuicios derivada de una infracción. Como se entrevé, la finalidad del estudio realizado es servir como instrumento práctico y no solo constituirse en un referente meramente teórico en la materia.
Palabras clave: acción de infracción de derechos, propiedad industrial, medidas cautelares, aspectos procesales, indemnización de perjuicios.
Abstract
The article aims to conduct a practical and useful study about the main judicial instrument of protection of industrial property rights, which is the action or proceeding against industrial property infringement, regulated under the Andean Community Decision 486 of 2000. As starting point we will define the field of study indicating the nature of the conflict that is involve in the range of the action or proceeding, pointing out the scope of protection. At last, we will focus in the study of the most relevant aspect of the course of the action or proceeding, analyzing the procedural requirements, the precautionary measures and the compensation for damages in tort. As exposed above, the purpose of the study reveals more as a practical tool than a theoretical analysis.
Keywords: legal action for infringement of rights, industrial property, procedure aspects, legal remedies.
I. Conflictos derivados de la infracción a derechos de propiedad industrial
Con el ánimo de delimitar este estudio, es necesario, de forma preliminar, aclarar que no todo conflicto en el que se vea involucrado un derecho de propiedad industrial da lugar al ejercicio de la denominada acción por infracción de derechos de propiedad industrial, sobre la cual versa nuestro estudio. En efecto, cuando hablamos de un conflicto entre particulares en torno a un derecho de propiedad industrial, surgen dos situaciones o hipótesis diferentes cuyo tratamiento desemboca y se canaliza por diferentes vías: por un lado, aquellos conflictos relativos a la concesión o titularidad de un derecho de propiedad industrial, y por otro, aquellos conflictos derivados de la infracción a un derecho de propiedad industrial debidamente protegido.
Dicha clasificación de los conflictos que pueden surgir entre particulares en torno a un derecho de propiedad industrial es resumida con gran claridad por el profesor Ricardo Metke Méndez, quien sostiene que "(…) dichos conflictos pueden presentarse en dos eventos: (i) En primer término, cuando versa sobre el mejor derecho para obtener la concesión de un derecho de propiedad industrial, y (ii) por razón de la infracción o violación por parte de un tercero no autorizado, de un derecho de propiedad industrial debidamente protegido" (Metke Méndez, 2002: 109).
Para ambos tipos de conflicto el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones) consagra las acciones y trámites correspondientes por los cuales se ventila la controversia. Para el caso de los conflictos relativos a la concesión o titularidad del derecho, debemos tener en cuenta que nuestra normatividad consagra dos posibles escenarios: el primero se surte en el mismo trámite administrativo de registro en el que existe una etapa precisa encaminada a dar publicidad a las solicitudes de registro y concesión de derechos, dentro de la cual terceras personas pueden intervenir a fin de exponer sus argumentos encaminados a evitar la concesión del derecho1 y, el segundo escenario se contrae al ejercicio de las acciones administrativas (como la acción reivindicatoria, las acciones de cancelación de signos distintivos y la acción encaminada a proteger un signo notoriamente conocido) y las acciones de estirpe jurisdiccional como las de nulidad del registro consagradas en la normatividad comunitaria.
Por otro lado, para aquellos conflictos que se originan en actos de infracción o violación de los derechos de propiedad industrial debidamente protegidos, la normatividad comunitaria ha establecido una acción judicial especial, denominada Acción por Infracción de Derechos. Para efectos del presente análisis nos concentraremos, precisamente, en este último tipo de conflicto entre particulares, es decir, el que se desarrolla en un escenario judicial, en virtud del ejercicio de la Acción por Infracción de Derechos de propiedad industrial.
Como punto de partida para abordar el presente estudio debemos analizar qué actos tienen la virtualidad de reputarse como infracciones a los derechos de propiedad industrial, lo que obligatoriamente nos remite a indagar sobre la naturaleza jurídica o el contenido mismo de esta clase de derechos y su alcance, conceptos éstos que se estructuran a partir de la noción de exclusividad, la cual, como se verá, dota de contenido a las facultades de los titulares de los derechos de propiedad industrial y, correlativamente, a los deberes de los terceros.
El contenido fundamental de los derechos de propiedad intelectual, categoría superior dentro de la cual encontramos como especie los derechos de propiedad industrial, es la configuración de una facultad de exclusividad sobre el bien inmaterial objeto de protección. En otras palabras, la propiedad industrial constituye posiciones privilegiadas a favor de los titulares de los derechos, habilitándolos a excluir y prohibir a terceros de la realización de cualquier acto encaminado a la explotación comercial de su derecho, estructurando así un monopolio legal a su favor dentro de un mercado de libre competencia. Desde la óptica del mercado, la característica de la exclusividad implica que cada derecho genera un ámbito o espacio temporal y territorial, el cual queda reservado tan solo para el titular, lo cual conlleva para terceros la correlativa obligación de abstención o prohibición de invadir ese espacio que ha sido reservado (Otero Lastres, 2009: 53).
Así, igualmente lo señala el profesor Ernesto Rengifo García (1996: 69), al indagar sobre la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, quien citando al tratadista Franceschelli, expone que "El poder jurídico que tiene el titular, por ejemplo, de un derecho de autor, es el de impedir, excluir y prohibir a los extraños el ejercicio de una actividad que queda reservada únicamente a él (…) en resumen, tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial son monopolios (…) Ellos, más que permitir, excluyen, porhiben que otro realicen lo mismo. Ese ius excludendi alios, ese ius prohibendi constituye el verdadero contenido del derecho".
Siguiendo el anterior planteamiento, el alcance de los derechos de propiedad industrial se concreta en aquel conjunto de actuaciones y conductas cuya realización o impulso por parte de terceros se encuentra expresamente prohibida, constituyendo su ejecución una violación a la exclusividad conferida al titular del derecho y, en consecuencia, una violación o infracción al derecho de propiedad industrial. En cada caso en particular es la propia ley la que diseña el marco general de la exclusividad que le ha sido reconocida a un titular de un derecho de propiedad industrial estableciendo así el alcance mismo del derecho. En términos generales, toda conducta de terceros contraria a dichas reglas que estructuran la exclusividad a favor del titular del derecho se configura en una infracción, frente a lo cual la legislación ha creado las herramientas necesarias para proveer una adecuada protección.
Así las cosas, nuestro régimen común sobre propiedad industrial, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula lo relativo al contenido y alcance de los derechos de propiedad industrial y abarca los aspectos propios de los conflictos entre particulares derivados de infracciones a dichos derechos, estableciendo una vía judicial efectiva para su defensa frente a actos que atentan contra el derecho reclamado. Contamos así con un marco normativo que señala: (i) los derechos y su contenido; (ii) los actos que se configuran como infracción, y (III) las acciones que pueden ser ejercidas para proteger dichos derechos.
II. Generalidades de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial
La Decisión 486 de 2000 regula de forma integral las acciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial, lo cual, en su momento, contribuyó a solucionar un problema de vació legislativo de la anterior normatividad comunitaria2, que para efectos de la defensa de los derechos remitía a la regulación interna de cada país miembro, con todos los inconvenientes y limitantes que ello implicaba, entre otras razones, por el disímil tratamiento que los Estados miembros le otorgaban al particular en sus propios ordenamientos jurídicos. Esta normatividad comunitaria (Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones) que desarrolla temas prácticos como los conflictos entre particulares, se ajustó a los lineamientos del Acuerdo ADPIC3 que consagra la obligación para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de establecer mecanismos procesales que permitan el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad industrial.
En este sentido, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina regula, en el título XV, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, estableciendo reglas claras sobre su aplicabilidad y sobre aspectos tales como las pretensiones que se pueden solicitar en dicho procedimiento de infracciÓn, así como los criterios que deben observarse frente a la indemnización de perjuicios y, como elemento de gran relevancia, establece un amplio régimen de medidas cautelares que pueden practicarse en el contexto de los respectivos procedimientos.
A. Finalidad de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial
Resulta apenas lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la simple declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga.
Esta latente necesidad de dotar al titular de los derechos de propiedad industrial de las herramientas procesales suficientes para su protección tiene respuesta efectiva en la normatividad supranacional, Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial, en el que se consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial en el Capítulo XV "DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS". En dicho capítulo, se determinaron las finalidades de la acción, los requisitos para su ejercicio y los mecanismos que se integran para ejercer de forma efectiva los derechos de propiedad industrial.
Dicha acción busca evitar la perpetración o la continuación de los actos que configuran la infracción, evitar las consecuencias nocivas de dichos actos, servir como mecanismo preventivo frente a aquellas infracciones que no se han perfeccionado aún y que se encuentran en etapa de desarrollo o preparatoria y permitir la adecuada reparación de los perjuicios causados.4
Los aspectos esenciales de la acción apuntan a generar un espacio judicial adecuado para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, de tal forma que se logre de manera efectiva combatir las infracciones, evitar futuras violaciones y reparar los perjuicios ocasionados, restableciendo la filosofía misma de los derechos cuya protección se pretende, la cual se edifica sobre las bases de unos derechos de exclusividad que le permiten a su titular ser el único legitimado para su uso y disposición.
B. Derechos susceptibles de protección
La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra consagrada en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y mediante su ejercicio se podrán atacar las infracciones a los derechos de propiedad industrial debidamente reconocidos por la normatividad y conferidos con arreglo a la ley. Tal y como se establece de forma clara en el artículo 238, "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. (…)", por lo que tal acción está concebida para todos los titulares de un derecho protegido en virtud de la decisión.
Frente a este punto específico, y del análisis de los diversos derechos que reconoce la Decisión 486 de 2000, nos surge una inquietud en cuanto al reconocimiento y protección del llamado secreto empresarial el cual es tratado y regulado por la Decisión 486 en su artículo 2605. Nuestra inquietud se orienta a indagar si el secreto empresarial puede ser objeto de protección a través de la acción por infracción, pues no obstante los secretos industriales o empresariales son reconocidos en la normatividad comunitaria, el legislador los ha catalogado y desarrollado dentro del título referente a la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, motivo por el cual tradicionalmente se ha concebido que la forma adecuada de defender dichos derechos es mediante las acciones que se conciben para la defensa de la competencia.
No obstante lo anterior, en nuestra opinión, la acción por infracción puede utilizarse para la defensa de los derechos que se ostentan y protegen por vía del secreto empresarial o industrial, pues son derechos que han sido ubicados bajo el espectro de la propiedad industrial, siendo derechos que se edifican bajo una notable actividad intelectual humana y que han sido cobijados por la Decisión 486 de 2000 y, consecuencialmente, al no haberse excluido por parte de la norma como objeto de protección de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial referida, se debe entender que constituye una materia protegible mediante la misma, ya que dichos derechos, a pesar de no contar con la misma estructura y extensión de los derechos de propiedad intelectual, pueden igualmente ser objeto de infracciones que deben ser mitigadas mediante mecanismos idóneos.
Por último, debemos anotar que la acción por infracción de derechos consagrada en la Decisión 486 de 2000 resulta aplicable para la protección de otro tipo de derechos distintos a los derechos de propiedad industrial, ello es, los derechos de obtentor vegetal. A pesar de ser los derechos de obtentor vegetal una categoría de derechos de propiedad intelectual distinta a la propiedad industrial y no estar reconocidos ni consagrados dentro de la Decisión 486 de 2000, la acción por infracción allí prevista es aplicable para su defensa y protección judicial, en razón a la remisión expresa que las normas colombianas de derechos de obtentor vegetal hacen a las normas que integran la propiedad industrial. En efecto el artículo 15 del Decreto 533 de 1994 "Por el cual se reglamenta el Régimen Común de Protección de Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales" establece que "En caso de infracción de los derechos conferidos en virtud de un certificado de obtentor, se aplicarán cuando sean compatibles con el presente Decreto, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio, respecto de las infracciones de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar".
Para efectos de comprender la remisión que a las normas del Código de Comercio realiza la citada normatividad sobre derechos de obtentor vegetal, cabe anotar que "El Código de Comercio establece la normatividad relacionada con la propiedad industrial; sin embargo, hoy en día la mayoría de tales disposiciones se encuentran suspendidas por cuanto la materia se encuentra reglada en la legislación complementaria del Código de Comercio, como lo es la Decisión 486 de 2000 (…) Por esta razón, para efectos de comprender la remisión del artículo 15 del Decreto 533 de 1994, es necesario indicar que está permitido incoar las acciones del estatuto comercial no solo en sus normas originales sino en aquellas que lo han complementado, en la medida que sean compatibles con los derechos de obtentor y las pretensiones que allí se procura ventilar (Robledo Del Castillo y otros, 2006: 226).
III. Aspectos relevantes de la acción y el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial
Sin pretender agotar el tema en el presente escrito, nos proponemos hacer un análisis ordenado de los aspectos procesales y estructurales más relevantes que se deben tener en cuenta en el ejercicio de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial y en el consecuente trámite del proceso judicial por el cual se canaliza la controversia.
A. Legitimación en la causa
El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 es el punto de partida para abordar el tema sobre la legitimación en la causa. Dicho artículo dispone lo siguiente:
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
En el presente caso, nos aproximaremos al concepto de legitimación en la causa a partir de los siguientes interrogantes básicos que enmarcan los temas a ser analizados: ¿Quién se encuentra legitimado para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial? ¿La acción es de orden público o es rogada? ¿Contra quién debe dirigirse la acción? Procederemos entonces a dar respuesta a los mismos.
1. ¿Quién se encuentra legitimado para ejercer las acciones tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial?
Según lo dispone el Artículo 238 de la Decisión 486, se encuentra legitimado en la causa por activa todo aquel que ostente la calidad de titular de un derecho de propiedad intelectual protegido por la normatividad comunitaria y debidamente conferido con arreglo a la ley, es decir, el titular de un registro de patente, de un modelo de utilidad, de un trazado de circuito integrado, de un diseño industrial, o de signo distintivo y, sin desconocer la discusión que ello apareja, incluimos al titular de los derechos o intereses protegidos por un secreto empresarial. Lo anterior nos lleva a colegir, como primera medida, que la acción por infracción no protege situaciones que generen una mera expectativa de titularidad, pues es necesario, tal y como lo dispone el artículo en mención, que el derecho haya nacido a la vida jurídica.
Se excluyen de la posibilidad de protección vía acción de infracción de derechos de la Decisión 486 de 2000, aquellas personas que se encuentren en situaciones jurídicas que originan simples o meras expectativas de derechos, circunstancia en la que se encuentran los solicitantes en el transcurso del trámite de registro de un derecho de propiedad industrial, quienes tan solo cuentan con una mera expectativa o una posibilidad latente de un reconocimiento futuro de los derechos cuyo registro se pretende. Como consecuencia, todo aquel solicitante dentro de un trámite de registro de un derecho de propiedad industrial, al no reputarse aún como titular, no se encuentra legitimado en la causa para el ejercicio de la acción.
Ahora bien, el Artículo 239 dispone que el titular de una patente debidamente reconocida puede solicitar la indemnización de perjuicios de forma retroactiva por el uso no autorizado que terceros hayan realizado de su invención, durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud del derecho y su otorgamiento; indicando así que, si bien es cierto que durante el transcurso del trámite de registro no se cuenta con la posibilidad de ejercer acción alguna que evite la infracción de los derechos, si existe la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios de forma retroactiva una vez conferido el respectivo derecho, abarcando con ello, para efectos del cálculo de la indemnización de perjuicios sufridos, los actos acaecidos durante la etapa previa al nacimiento a la vida jurídica y el otorgamiento definitivo de tales derechos.
Como punto de partida para definir quién está legitimado en la causa por activa en su condición de titular, es necesario tener en cuenta que nuestro régimen de propiedad industrial adopta como sistema de adquisición de derechos el sistema atributivo, según el cual el derecho nace a la vida jurídica y se radica en cabeza del titular mediante el acto de registro. La consagración legal de dicho sistema atributivo la encontramos en los Artículos 14 y 154 de la Decisión 486 de 2000, normas que revisten al acto de registro como atributivo de derechos (Moure Pérez y otros, 2002: 20).
En consecuencia, los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica y se radican en cabeza de su titular a partir del acto de concesión y el correspondiente registro de los mismos por parte de la autoridad competente, constituyéndose de esta manera en la prueba idónea de la titularidad, el respectivo certificado de concesión o registro y el acto administrativo por medio del cual se reconoció el derecho.
El anterior postulado general sobre la forma como nacen a la vida jurídica los derechos de propiedad industrial encuentra su excepción en el caso de la marca notoria cuyo uso y protección no dependen de un registro previo, es decir, se trata de una marca que está protegida inclusive en ausencia del registro, motivo por el cual su titular puede oponerse válidamente a que un tercero registre una marca idéntica o similar, así dicha marca que ostenta la condición de notoria no se encuentre registrada en el país en donde se pretende entablar su defensa (Castro García, 2009: 83 y 115).
Otros signos distintivos que constituyen una excepción a la mencionada regla general son los conocidos como nombre comercial y enseña comercial cuya titularidad se adquiere por el primer uso que del signo se haga dentro del mercado. En este caso, debido a que el titular de un nombre o enseña comercial no parte de un derecho cierto debidamente conferido por la autoridad nacional competente, en él radica la carga de probar la existencia y titularidad de su derecho dentro del proceso de infracción, lo cual conlleva a que dentro del proceso promovido se pueda ventilar y decidir cuestiones diferentes a la mera infracción, estando el juez habilitado, por ejemplo, para decidir sobre la titularidad del derecho. Dicha circunstancia resulta lógica pues para efectos de la negativa o concesión de la protección invocada se deberá, como primera medida, establecer con claridad la titularidad del derecho, frente a lo cual puede generarse una controversia y eventualmente aducir como excepción de mérito un mejor derecho sobre el signo cuya protección se reclama, en cuyo caso el juez deberá decidir sobre la titularidad y, consecuentemente, sobre la infracción.
Continuando con el análisis de la legitimación en la causa por activa, la norma comunitaria trae una regulación particular y confusa para el ejercicio de la acción en el evento de una cotitularidad de los derechos, pues en dicho caso establece que la acción podrá ser ejercitada por cualquiera de los cotitulares del derecho, salvo que exista un acuerdo privado que establezca lo contrario. En este punto debemos referirnos al inciso final del artículo 238, que establece que "En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares".
El ejercicio de las acciones en los casos de una cotitularidad de derechos o comunidad de intereses jurídicos establece, por regla general, un típico caso de litisconsorcio necesario, salvo que exista una autorización legal en virtud de la cual se permita la concurrencia al proceso por cualquiera de los cotitulares, sin que sea obligatoria la concurrencia de los demás, lo cual se conoce en la doctrina procesal como litisconsorcio cuasinecesario. Ello implica que cualquiera de los cotitulares se encuentra legitimado para concurrir al proceso, el cual podrá culminar con una decisión final (sentencia) que extiende sus efectos jurídicos, incluso, sobre quienes no estuvieron físicamente presentes y vinculados al proceso, pues aun en su ausencia física su situación jurídica fue objeto de análisis en el respectivo proceso. En los eventos de existencia de litisconsorcio cuasinecesario en la parte activa, la facultad para el ejercicio de la acción queda radicada por separado en cabeza de cada uno de los cotitulares, quienes concurrirán al proceso con vocación de representación de los demás.
Como se observa, la disposición establece que cualquiera de los cotitulares del derecho infringido puede formular demanda para su protección, caso en el cual se entiende que no obra a nombre propio y no concurre a defender un interés individual, sino que actúa en pro de la defensa de un derecho cuya titularidad es compartida. Esta figura conocida como litisconsorcio cuasinecesario es de naturaleza excepcional, pues presupone una autorización legal para que cualquiera de los titulares de una determinada relación jurídico sustancial concurra al respectivo proceso judicial sin que sea obligatorio la concurrencia de los demás cotitulares. Sin embargo, en el presente caso, la misma norma establece que es posible que entre los cotitulares del derecho de propiedad industrial exista una estipulación negocial en virtud de la cual se determine que el ejercicio de la acción sea conjunto, es decir, el ordenamiento comunitario permite que los cotitulares pacten que para promover la acción por infracción sea indispensable que todos concurran al proceso. En este caso, la autonomía de la voluntad, plenamente respaldada por la disposición en comento, generaría un litisconsorcio necesario y, por ende, deberá el juez frente a dicha estipulación ordenar dentro de las oportunidades previstas en la ley procesal, la vinculación obligatoria al proceso de todos los cotitulares, so pena de que la sentencia que se dicte sin haberse vinculado a éstos, adolezca de nulidad6.
En síntesis, cuando exista más de un titular, la regla general es que cualquiera de ellos puede promover la acción, salvo estipulación en contrario en virtud de la cual se obligue al ejercicio conjunto de la misma.
2. ¿La acción es de orden público o es rogada?
La norma establece que la acción podrá ser ejercitada de oficio por las autoridades competentes siempre y cuando la legislación interna del respectivo país miembro así lo establezca y permita. Para el caso colombiano dicha facultad de ejercicio oficioso de la acción por infracción no aplica por cuanto en nuestro sistema judicial se le ha revestido la naturaleza de acción rogada.
No obstante los derechos de propiedad industrial se configuran como unos derechos con fundamento constitucional y su protección es de un alto interés general, la acción por infracción de derechos consagrada dentro de nuestro régimen común de propiedad industrial solo puede ser ventilada a instancias del interesado, es decir, a solicitud de éste.
3. ¿Contra quién debe dirigirse la acción?
La acción se dirige contra el presunto infractor, es decir, quien se encuentre perpetrando actos de infracción y/o actos que se configuren como una manifiesta amenaza o proximidad a una infracción. Lo anterior demanda un análisis sobre la actuación o conducta del sujeto implicado, que deberá tener como punto de partida el contenido y alcance del derecho presuntamente infringido y para así lograr ponderar si los actos desplegados se configuran como aptos para violentar los derechos de propiedad industrial. En otras palabras, para verificar la existencia de una infracción se requiere de un análisis sobre la conducta del presunto infractor, enmarcada dentro de los límites y el contexto del alcance del derecho de propiedad industrial. De dicha reflexión se logra colegir qué conductas devienen en infracción o en amenazas de una inminente infracción, siendo los sujetos activos de tales comportamientos, aquellos contra quienes se debe adelantar la acción por recaer sobre ellos, la legitimación en la causa por pasiva, es decir, por tener la aptitud legal para conformar el extremo demandado de la relación procesal.
B. Vía procesal por la que se tramita la acción
1. Juez o autoridad competente
Las controversias por infracción de derechos de propiedad industrial suelen presentarse en la mayoría de casos entre particulares, es decir, conllevan generalmente un conflicto entre intereses privados; sin embargo, nada obsta para que, dependiendo de las especificidades y los supuestos de hecho, en dicha controversia se vea involucrada una autoridad pública, en cuyo caso, a nuestro juicio, la controversia está llamada a ser resuelta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la misma deberá plantearse de conformidad con las normas y acciones previstas en el Condigo Contencioso Administrativo. En el presente escrito, tal y como se manifestó desde su inicio, nos concentraremos en el estudio de las controversias surgidas entre particulares con ocasión de una infracción.
Tratándose de un asunto contencioso entre particulares, la jurisdicción competente es la Jurisdicción Civil y el juez encargado de conocer de esta acción es el juez civil del circuito especializado, y donde no existiere éste -como ocurre hoy en día-, será el juez civil del circuito según lo previsto en el Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 23 del mismo estatuto.
Cabe anotar que la competencia territorial actualmente se define de conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la codificación procesal civil, motivo por el cual será competente el juez del circuito especializado o el juez civil del circuito del lugar donde ocurrieron los hechos que configuran la infracción o el juez del circuito especializado o el juez civil del circuito del domicilio del demandado, a elección del demandante, de conformidad con lo establecido por el numeral 1 y 7 del mencionado Artículo 23, cuando nos enmarcamos dentro del campo de una responsabilidad civil extracontractual; o el juez del circuito especializado o el juez civil del circuito del lugar del cumplimiento del contrato, según las voces del numeral 5 del Artículo 23 del estatuto procesal, cuando estamos dentro de los parámetros de una responsabilidad civil contractual.
2. Tipo de proceso
Debido a la ausencia de una consagración especial en nuestra legislación sobre un trámite específico y definido por medio del cual se ventila la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se debe seguir el trámite del procedimiento ordinario de conformidad con lo previsto por el Artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, norma que establece el carácter residual del proceso ordinario.
Cabe anotar que de acuerdo con la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, cuando dicha normatividad entre plenamente en vigencia, el proceso ordinario será sustituido por el proceso verbal, pero mantendrá las mismas posibilidades de defensa y prerrogativas propias con las que cuenta hoy el procedimiento ordinario.
C. Pretensiones
La norma comunitaria, Artículo 241 de la Decisión 486 de 2000, establece un amplio catálogo de pretensiones que pueden ser incoadas dentro de la demanda, pretensiones que la ley denomina como medidas de protección destinadas al cumplimiento de distintos fines, entre ellos: hacer cesar la infracción, impedir que se continúe con los actos que la constituyen, evitar las consecuencias nocivas de la misma, adoptar medidas tendientes a impedir que se concreten o materialicen las amenazas de una inminente infracción, servir como mecanismo preventivo y procurar la indemnización de perjuicios, entre otras. Las pretensiones catalogadas como medidas de protección que se podrán reclamar en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas de forma meramente enunciativa y no taxativa en el citado artículo, pues la misma disposición así lo establece al señalar que se "(…) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras (…)" las medidas destinadas a la protección de los derechos.
Uno de los aspectos más interesantes sobre este tema específico lo constituye la facultad oficiosa con la que, a nuestro juicio, cuenta el juez para modular o adoptar las medidas de protección en cada caso, de cara a una pretensión genérica encaminada a solicitar que se adopten las medidas necesarias para la debida protección. En este tipo de procesos es totalmente viable y conveniente aceptar una pretensión de condena en sentido genérico, encaminada únicamente a solicitar que el juez adopte las medidas necesarias para que cese la infracción, para lo cual bastaría con solicitar la adopción de medidas aduciendo únicamente su finalidad pero sin necesidad de precisar los mecanismos exactos que deben utilizarse; ante lo anterior, será el juez quien, en virtud de su poder de dirección del proceso y sobre todo, velando por la debida protección del derecho sustancial materia de la controversia, se encargue de delinear y delimitar la medida de protección que estime idónea, pertinente y procedente para cumplir con los fines de la acción. Para estos efectos, y con el ánimo de evitar discusiones sobre la congruencia de la sentencia y las facultades del juez para modificar el petitum, es prudente formular las pretensiones dando un margen de maniobrabilidad al juez y solicitando su intervención activa al momento de definir la medida idónea a ser adoptada.
El alcance de las facultades oficiosas del juez dentro del proceso de infracción tiene expresa consagración legal en el Artículo 248 de la Decisión 486 de 2000 que regula lo concerniente a la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de infracción. En efecto, el artículo en mención sostiene que el juez cuenta con la facultad de modificar, revocar o confirmar la medida cautelar, lo que indica que se trata de un procedimiento en el cual el juez cuenta con facultades oficiosas suficientes para garantizar la debida protección de los derechos. En consecuencia, si dicha facultad en cabeza del juez se pregona de las solicitudes de medidas cautelares, etapa en la cual ni siquiera se ha dado inicio a la controversia, con mayor razón debe predicarse en el estadio final del proceso, es decir, en la sentencia, en donde como fruto del agotamiento de la litis, el juez cuenta con suficientes elementos para adoptar una decisión final ajustada a derecho.
D. Medidas cautelares
Las medidas cautelares "(….) son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. (…) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido"7.
La regulación sobre este tipo de instrumentos con los cuales se pretende proteger los derechos es uno de los aspectos más relevantes que trae la normatividad comunitaria en el ámbito de la propiedad industrial, al consagrar un amplio catálogo de medidas cautelares de naturaleza accesoria al proceso de infracción, que se erige como un efectivo mecanismo de protección de los derechos, además de servir como garantía suficiente para asegurar el posterior y cabal cumplimiento de una sentencia favorable a las pretensiones del demandante.
Con el propósito de que alguna o varias de las pretensiones aducidas dentro del proceso de infracción "(…) puedan ser efectivamente materializadas y no se conviertan, como desafortunadamente ocurre en otros procesos, en simples declaraciones judiciales sin posibilidad real de ejecución, el proceso ordinario de infracción de derechos de propiedad industrial cuenta con fuertes y robustas medidas cautelares; es evidente que mal podría existir un proceso con un amplio catálogo de pretensiones que pueden ser solicitadas por el demandante si no existieran medidas cautelares diseñadas para garantizar que dichas pretensiones no sean simplemente letra muerta, sino que sirvan para asegurar la efectividad de la sentencia y/o cuando sea del caso conceder protección provisional y anticipación de los efectos del fallo (…)" (Sanabria Santos, 2010: 568).
1. Objeto de las medidas cautelares
La normatividad comunitaria determina el objeto o finalidad de las medidas cautelares al establecer en el Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 que las "medidas cautelares inmediatas" que se soliciten tiene como finalidad "impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".
Así las cosas, las medidas cautelares en este proceso cumplen las siguientes finalidades:
a. Impedir la comisión de la infracción o evitar sus consecuencias y asegurar la efectividad de la acción
La primera finalidad, de impedir la comisión de la infracción, es plenamente concordante con el carácter preventivo de la acción por infracción y dota al titular del derecho amenazado de la posibilidad de solicitar medidas previas encaminadas a evitar que se materialice la infracción. En este caso, las medidas tienen por objeto evitar que las actuaciones de terceros superen la etapa preparativa de la infracción y cesen aquellos actos constitutivos de una inminente amenaza. Por su parte, el objeto de evitar las consecuencias de la infracción hace referencia a una infracción consumada o ya cometida frente a la cual se pretende, por vía de cautela, detener o atenuar los efectos adversos que se puedan causar8.
Como se observa, se trata de medidas cautelares que tienen la virtualidad de anticipar los efectos materiales del fallo, pues en un momento previo a la sentencia el juez puede, por vía cautelar, adoptar una decisión cuyo contenido material sea idéntico a la decisión definitiva o medida de protección que se proveerá en el fallo, con miras a hacer cesar los actos constitutivos de violación o transgresión de los derechos de propiedad industrial. Lo anterior supone una orden impartida al demandado en la cual se prohíba y se señale que debe abstenerse de realizar las conductas generadoras de infracción, lo cual, como es apenas obvio, supone la anticipación de una de las condenas que, en caso de prosperar las pretensiones, se le impondrían al demandado de forma definitiva en la sentencia (Sanabria Santos, Op. cit.: 569).
En cuanto a la finalidad de asegurar la efectividad de la acción, las medidas cautelares cumplen con tal propósito al garantizar el cumplimiento del fallo y evitar que los posteriores efectos que se deriven de la resolución del litigio se tornen ilusorios por el transcurrir del tiempo. Como corolario, las medidas cautelares tienen como finalidad general proteger el derecho o la situación jurídica concreta, mediante la adopción de medidas que a la postre aseguran la efectividad de la acción principal y el cumplimiento del fallo.
b. Obtener o conservar pruebas
Una de las finalidades de las medidas cautelares, incluidas por la normatividad comunitaria, se refiere a la obtención o conservación de pruebas, es decir, aquellas actuaciones o medidas tendientes a asegurar o preservar la memoria de los hechos, mantener el statu quo o asegurar bienes que se pretenden adoptar como prueba dentro del proceso principal.
En nuestra legislación interna no es común identificar medidas cautelares destinadas a conservar u obtener pruebas, también conocidas como pruebas cautelares; sin embargo, dicha finalidad no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia. En relación con este tema, el Dr. Hernán Fabio López Blanco (2005: 1.047) señala que "La medida cautelar en el proceso civil busca precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia un proceso o se adelanta. Es frecuente el equívoco de pensar que ellas solo se predican sobre bienes, pero idéntica es su naturaleza jurídica cuando la institución recae respecto de personas. (…) En todos estos ejemplos la finalidad es idéntica: asegurar que los fines del proceso puedan cumplirse a cabalidad.
Agrega que "También es esa la finalidad que cumplen ciertas pruebas anticipadas que pueden solicitarse para futura memoria de hechos o situaciones susceptibles de evolucionar o desaparecer con el transcurso del tiempo, como acontece, por ejemplo, con la inspección judicial anticipada para establecer el alcance de unos daños" (ídem)9.
Nuestro legislador comunitario incluyó, dentro de las finalidades de las medidas cautelares, la obtención y conservación de pruebas, finalidad que permite afirmar la existencia de unas pruebas cautelares dentro del derecho comunitario, las cuales, en su condición de cautelas, se orientan funcionalmente a la protección de un derecho o situación jurídica a través del aseguramiento de las pruebas, ante el peligro inminente que se corre por el devenir del tiempo y que se concreta en no poder lograr a futuro su recaudo en las precisas oportunidades procesales que señala la legislación para cada tipo de proceso.
c. Asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios
En el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares con el objeto de asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dichas medidas cautelares se consagran tanto en las normas comunitarias como en las nacionales, siendo ambas aplicables para el proceso de infracción. En otras palabras, al analizar la normatividad comunitaria que regula el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial y las normas internas que regulan el procedimiento ordinario, vía procesal que de manera residual canaliza el trámite de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, surgen dos tipos de medidas totalmente independientes destinadas a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las dos modalidades de medidas cautelares a que hacemos alusión provienen de fuentes legales diferentes: la normatividad comunitaria y la normatividad nacional, teniendo ambas la tarea de garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados. Dichas medidas podemos clasificarlas así:
- Medida cautelar comunitaria destinada a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios
En los Artículos 245 y 249 de la Decisión 486 de 2000 se concreta el marco de las medidas cautelares cuya finalidad es asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios solicitados por el demandante, al señalarse su procedencia y objeto material sobre el cual pueden recaer.
El Artículo 245 sostiene, que quien "(…) inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de (…) asegurar (…) el resarcimiento de los daños y perjuicios". Por su parte, el Artículo 249 señala el objeto sobre el cual pueden recaer tales medidas cautelares al disponer que "Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla".
De la lectura de los artículos se vislumbra que la medida cautelar prevista en la normatividad comunitaria cuyo objeto es el aseguramiento del resarcimiento de los perjuicios, podrá recaer solamente sobre los bienes que sean producto de la presunta infracción o sobre materiales o medios que hayan servido principalmente para cometer la infracción. En este caso se impone una limitación a la medida cautelar en razón del objeto sobre el cual puede recaer, al señalar que éste debe estar directamente relacionado con la infracción o ser producto de la misma.
- Medida cautelar prevista en la legislación nacional destinada a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios
Debido a que el procedimiento que sigue a la acción por infracción es el ordinario, a dicho trámite, por obvias razones, se le aplican las disposiciones pertinentes del estatuto procesal civil, disposiciones entre las cuales se encuentra el Artículo 39 de la Ley 1395 de 2010, que reformó el numeral 8 del Artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que en los procesos ordinarios "(…) en los que se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, desde la presentación de la demanda el demandante podrá pedir la inscripción de ésta sobre bienes sujetos a registro, de propiedad del demandado. La medida será decretada una vez prestada la caución que garantice el pago de los perjuicios que con ella se causen".
"Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla".
Es necesario tener presente que el proceso que da origen al ejercicio de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es un proceso ordinario, toda vez que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 396 del Código de Procedimiento Civil todas las pretensiones que no tengan previsto un trámite especial se adelantarán por la vía ordinaria. Así las cosas, al trámite del presente proceso le son aplicables, además de aquellas disposiciones de orden sustancial y procesal previstas en la Decisión 486 de 2000, las propias del procedimiento ordinario, entre las cuales se encuentra, obviamente, el régimen cautelar del Artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.
Así, la referida posibilidad de solicitar dentro del trámite de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial medidas cautelares como la inscripción de la demanda sobre todos los bienes del demandado (sujetos a registro) y, con posterioridad, el embargo y secuestro de dichos bienes o de cualquier otro, viene dada por las disposiciones de orden procesal que regulan el proceso ordinario, con independencia de aquellas normas de la Decisión 486 de 2000 que regulan el tema cautelar. La aplicación de estas disposiciones internas sobre medidas cautelares dentro del proceso ordinario que se adelanta en virtud de la acción por infracción de la Decisión 486 es meramente circunstancial y atiende a la vía procesal por la que se ventila la acción y no a las normas sustanciales que regulan la materia.
2. Clases de medidas cautelares
El Artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 establece medidas cautelares tanto nominadas como innominadas, pues trae un particular catálogo de medidas cautelares que pueden ser objeto de decreto y práctica y además, deja abierta la posibilidad de solicitar otras medidas cautelares.
Cuando hablamos de medidas nominadas, hacemos referencia a aquellas medidas particulares tipificadas y expresamente previstas en la legislación, como por ejemplo el embargo y secuestro de bienes, y cuando hablamos de medidas innominadas estamos hablando de otro tipo de medidas que pueden ser adoptadas por el juez y se concretan en autorizaciones o prohibiciones que cumplen los fines perseguidos por las medidas.
3. Procedencia de las medidas cautelares que anticipan los efectos materiales del fallo
El robusto régimen cautelar de la Decisión 486 de 2000 trae consigo la posibilidad de decretar y practicar medidas cautelares cuyos efectos materiales conlleven a anticipar los efectos materiales de un eventual fallo; por ejemplo, una medida cautelar encaminada a hacer cesar una infracción sobre una patente de producto podría conllevar una orden de interrupción o suspensión de la actividad realizada por el presunto infractor, lo cual reproduciría las eventuales condenas que se adoptarían en la sentencia al finalizar el proceso. Dichas medidas se constituyen como una verdadera fuente de protección para el demandante y resultan novedosas de cara a nuestro régimen cautelar tradicional que encontramos en el estatuto procesal civil.
A continuación analizaremos la discusión que se presenta en torno a la procedencia de dichas medidas y expondremos brevemente el problema que se suscita de cara a un supuesto prejuzgamiento del juez.
Como primera medida, debemos recordar que unas de las condiciones de procedencia de las medidas cautelares es la verosimilitud de un derecho y de la situación jurídica que se alega como sustento de la petición cautelar, requisito conocido como Fumus boni iuris o apariencia de buen derecho. Para el caso en concreto de un proceso por infracción, dicho requisito está referido a la existencia del derecho y de la infracción, siendo suficiente que el derecho o la situación alegada sea aparente o verosímil, por cuanto el análisis que efectúa el juzgador en esta instancia es siempre periférico al fondo del asunto. De allí que analizar la verosimilitud del derecho o la situación invocada en una medida cautelar no constituya prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión (Calamandrei, 2008: 42).
Tradicionalmente se ha estatuido, con carácter de regla general, que en aquellos casos en los que sea necesario ingresar al mérito o fondo del asunto para analizar la procedencia de la medida cautelar, dicha petición de cautela debe rechazarse, pues al tratarse de un mecanismo accesorio y provisorio al proceso principal, ello reprime la idea de avanzar en un análisis profundo de las circunstancias que se alegan y que fundamentan la solicitud cautelar. En todo caso, dicha regla general algunas veces no resulta de fácil aplicación, principalmente cuando el contenido de la petición cautelar coincide con el de la pretensión, lo que en últimas equivale a solicitar un anticipo de jurisdicción en relación con la pretensión que orienta el fallo definitivo (Palacio, 1998: 111).
Sin embargo, es preciso advertir que el análisis sobre la procedencia de una medida cautelar anticipatoria del fallo no es el mismo análisis que debe abordarse al finalizar el proceso y proferir la sentencia, pues tal medida cautelar y su análisis requiere que las circunstancias particulares demuestren al rompe la verosimilitud del derecho y de la situación jurídica alegada, además que confluyan los demás requisitos que habilitan su decreto. En efecto, el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 señala que "Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia (…)".
La eventual coincidencia existente entre la solicitud cautelar y la pretensión de la demanda hace que en principio la cautela parezca prematura y desmedida, bajo el argumento de que su adopción implicaría proferir una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. No obstante lo anterior, en nuestra legislación comunitaria sobre propiedad industrial se admite la existencia de este tipo de medidas anticipatorias del fallo e incluso se trata de un tema que no es ajeno a nuestro derecho interno pues este tipo de protección vía cautelar ha sido admitido legal y jurisprudencialmente10.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las medidas cautelares se decretan basándose en unos elementos de juicio iniciales, si posteriormente se establece que las mismas eran improcedentes, se deberá resarcir los perjuicios que se hubieren irrogado a la demandada con la práctica de las medidas cautelares. Esa es la razón por la cual en el proceso de infracción de derechos que trae la Decisión 486 de 2000 en su Artículo 247 se señala que el juez podrá ordenar que se preste caución o garantía suficiente antes de decretar la medida, con cargo a la cual pueda hacerse efectivo el derecho al resarcimiento de los perjuicios si se demuestra que los hechos que sirvieron de sustento son inexistentes o conducen a una situación diferente a aquella en la cual las medidas cautelares resultaren procedentes o fueron pedidas en forma tal que se hubieren vulnerado los principios de la buena fe y la lealtad procesal. Así las cosas, la medidas cautelares anticipatorias del fallo, además de cumplir con los requisitos generales para su decreto, deben estar precedidas del otorgamiento de una caución o garantía suficiente que ampare los eventuales daños que se causen con su práctica, lo cual, en últimas, protege a la parte demandada frente a eventuales abusos de su contraparte.
4. Oportunidad procesal y cumplimiento
El Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones establece que "Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción" de derechos de propiedad industrial podrá solicitar la práctica de "medidas cautelares inmediatas", bien sea "antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio". Así las cosas, la petición de medidas cautelares se puede efectuar de manera previa, conjunta o con posterioridad a la iniciación del proceso de infracción.
Para efectos de las medidas cautelares que se soliciten de forma previa a instaurar la demanda, el Artículo 248 de la precitada Decisión comunitaria establece que cuando la medida cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la demanda, para que ellas mantengan su vigencia el solicitante de la medida cautelar deberá acreditar dentro de los diez (10) días siguientes a la práctica de la misma que presentó la demanda de infracción correspondiente pues, de no ser así, el juez procederá a levantar las medidas cautelares decretadas, con la consecuente condena en costas y perjuicios.
Como elemento importante cabe resaltar que las medidas cautelares tienen el carácter de inmediatas, circunstancia igualmente predicable por nuestra regulación interna en la que el Artículo 327 del Código de Procedimiento Civil establece que las mismas son de cumplimiento inmediato, incluso antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete, sin que su cumplimiento pueda dilatarse o quede supeditado a que el auto que las decrete se encuentre en firme. La suspensión de sus efectos está únicamente ligada a una ulterior modificación o levantamiento por parte del juez, permaneciendo incólume frente a los actos procesales, tales como los recursos cuya tramitación a la luz de las disposiciones procedimentales no afectan su vigencia11.
En este orden de ideas, la inmediatez de las medidas cautelares se configura como característica esencial y determinante para asegurar su efectividad, cuya consagración legal ha sido respaldada constitucionalmente y justificada en la necesidad de una eficaz salvaguarda del derecho sustancial amenazado o violado.
5. Proceso cautelar autónomo del Código de Comercio y las medidas cautelares de la Decisión 486 de 2000
La aplicación del Régimen Común sobre propiedad industrial ha suscitado un debate interesante en torno a la vigencia y alcance de las normas que consagran el proceso cautelar autónomo en el Código de Comercio, Artículos 568 y siguientes, el cual establecía un trámite sumario para la defensa de los derechos de propiedad industrial12. En efecto, el debate se circunscribe a determinar si las normas del Código de Comercio que regulan el proceso cautelar autónomo quedaron suspendidas al encontrarse la materia regulada por las disposiciones comunitarias, o si, por el contrario, algunas de dichas disposiciones internas se mantuvieron vigentes y aplicables como complemento indispensable de la normatividad comunitaria.
La discusión toma relevancia pues hoy en día, al observar la compilación normativa que se realiza en distintos Códigos de Comercio, encontramos que editoriales de marcada importancia, como Legis, dan por suspendidas ciertas normas y como vigentes otras, no obstante tratarse de un mismo cuerpo normativo que regula una misma institución o procedimiento como lo es el proceso cautelar autónomo.
En efecto, en los Códigos de Comercio de la editorial Legis, al compilar la normatividad sobre propiedad industrial en el Código de Comercio, se realizaron las siguientes notas aclaratorias en relación con la vigencia de los Artículos 568 a 571:
Nota: El artículo anterior solo es aplicable para efectos de medidas cautelares en procesos de competencia desleal, por la remisión que a él hace el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, incluyendo los procesos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial (Comisión de la Comunidad Andina, Decis. 486/2000, arts. 267 a 269). Su aplicación se encuentra suspendida para cualquier otro proceso relativo a la propiedad industrial, pues en tal caso se aplican los artículos 245 a 249 de la Decisión 486.
Efectos en que se concede la apelación de medidas cautelares
Artículo 569. La decisión que ordena tomar medidas cautelares es apelable en el efecto devolutivo; la que las niega, en el suspensivo. No obstante, la apelación de la providencia que decretó las medidas cautelares podrá concederse en el efecto suspensivo, si el presunto infractor otorga una caución cuya naturaleza y monto serán iguales a la prestada por el actor, para garantizar los perjuicios que puedan causarse a éste.
Nota: Véase el artículo 248 de la Decisión 486
Artículo 570. - Se aplica la Decisión 486.
Artículo 571. - Se aplica la Decisión 486.
Una lectura de dichas anotaciones permite concluir que, en criterio de los editores, los Artículos 568, 570 y 571 del estatuto mercantil se encuentran suspendidos por la Decisión 486 de 2000, haciendo la salvedad en lo concerniente a la aplicabilidad del Artículo 568 en los procesos de competencia desleal, por expresa remisión que al mismo hace la Ley 256 de 1996. En palabras del editor, la aplicación de los mencionados artículos "(…) se encuentra suspendida para cualquier otro proceso relativo a la propiedad industrial, pues en tal caso se aplican los artículos 245 a 249 de la Decisión 486".
A renglón seguido, aparece el Artículo 569 del Código de Comercio el cual, según el editor, aún conserva su plena vigencia y resulta aplicable de forma complementaria con las disposiciones que regulan lo concerniente a la acción de infracción y las medidas cautelares de la Decisión 486 de 2000, lo cual ha sido génesis para que en curso de los procesos de infracción de derechos se aplique el mentado artículo 569 que permite dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas mientras se tramita el recurso de apelación. Dicha vigencia del artículo se reafirma con la nota de remisión que aparece a continuación, la cual supone la concordancia con el Artículo 248 de la Decisión 486 de 2000, el cual regula lo concerniente con la notificación de las medidas cautelares y la posibilidad de recurrir la decisión que las adopta, por parte del sujeto afectado.
Es preciso anotar que la aplicación de tal disposición (Artículo 569) conlleva efectos relevantes al momento de tramitar el proceso por infracción de derechos pues, al aplicarse, se le permite al demandado suspender la vigencia de la medida cautelar mientras se decide el recurso de apelación, posibilidad que solo se encuentra concebida en el Artículo 569 del Código de Comercio13.
A nuestro juicio, contrario a lo establecido por el editorial Legis, el Artículo 569 constituye una disposición normativa estatuida única y exclusivamente para el proceso cautelar autónomo y no para todos los eventos en que se discuta el decreto y práctica de medidas cautelares en asuntos de defensa de derechos de propiedad industrial. Por ello, disponer que la norma contenida en el Artículo 569 del Código de Comercio continúa vigente de forma aislada, cuando las restantes disposiciones (Artículos 568, 570 y 571) se encuentran suspendidas, implica desconocer la naturaleza jurídica de la regulación comercial y el carácter autónomo del procedimiento cautelar creado por el legislador, desfragmentando y descontextualizando el cuerpo normativo para, erróneamente, revestirle el carácter de normas procedimentales generales aisladas.
Adicionalmente, la aplicación del Artículo 569 ídem, a nuestro juicio resulta contraria a las características y principios que gobiernan las normas del ordenamiento jurídico andino, entre ellos el de supremacía, primacía, prevalencia o preeminencia y el de complemento indispensable. Según el primer principio o característica, cuando exista contradicción entre una disposición interna y una norma jurídica andina se aplicará la normatividad andina y, de acuerdo con el segundo, por regla general, le está prohibido a los países miembros de la Comunidad Andina interpretar o reglamentar normas jurídicas andinas, siendo viable tal reglamentación única y exclusivamente cuando dichas medidas se orienten a favorecer la aplicación de la normatividad andina, en este caso la Decisión 486 de 2000 y, de ningún modo, deben obstaculizar o contrariar la filosofía misma de la norma comunitaria, que para el caso en concreto está inspirada en la efectiva y eficaz protección de los derechos de propiedad industrial (Tangarife Torres, 2005: 290 y 299).
La eficacia de las normas supranacionales y sus efectos sobre la normatividad interna proviene del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 28 de mayo de 1979 y aprobado por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 17 del 13 de febrero de 1980. En efecto, el Artículo 5 de dicho tratado sostiene que "los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena" y "se comprometen así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación".
Por ende, "(…) sobre la base de la disposición transcrita, se concluye que la normatividad del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre la normatividad interna, en la medida en que ésta tiene que respetar aquella. En caso de contravención a esa disposición, el Tribunal Andino puede decretar el correspondiente incumplimiento, y emplear las medidas previstas en el propio tratado para lograr que el respectivo país ajuste su comportamiento a lo establecido en las normas del Acuerdo de Cartagena" (Giraldo Ángel, 1999: 54).
Además del principio de la preeminencia de la normatividad comunitaria sobre las normas de derecho interno, la normatividad supranacional establece el principio de la complementariedad indispensable, el cual encontramos consagrado, en materia de propiedad industrial, en el Artículo 276 de la Decisión 486 de 2000.
En conclusión, el Artículo 569 del Código de Comercio es una disposición circunscrita al proceso cautelar autónomo previsto en los Artículos 568 a 571 del Código de Comercio, tal y como lo ha concebido la doctrina y la jurisprudencia, motivo por el cual no es posible aplicarlo de forma descontextualizada e independiente, como si se tratara de una norma procesal; o bien se opta por sostener que el proceso cautelar autónomo fue suspendido en su totalidad o, por el contrario, se adopta la posición según la cual dicho proceso no fue suspendido y continúa vigente al configurarse como una acción adicional que complementa la normatividad comunitaria en lo relacionado con la defensa de la propiedad industrial. Lo inconcebible es pretender aplicar de forma desarticulada el Artículo 569, pues además de desconocer con ello la naturaleza de tal regulación, se estaría reglamentando por dicha vía la normatividad comunitaria, imponiendo un obstáculo y desfavoreciendo la correcta aplicación del régimen común de propiedad industrial, concretamente en lo que a las medidas cautelares respecta, las cuales, de conformidad con los Artículos 245, 246 y 248 son inmediatas y deben practicarse y surtir sus efectos una vez ordenadas.
E. Daño e indemnización de perjuicios por la infracción
La infracción a un derecho de propiedad industrial trae aparejado el deber de reparar el daño causado, daño que en materia de propiedad intelectual reviste unas condiciones particulares al no trascender o evidenciarse, en la mayoría de los casos, de forma física o fácilmente palpable. Así las cosas, para el caso de los derechos de propiedad intelectual "podemos definir el daño como la alteración desfavorable de las circunstancias que, a consecuencia de un hecho determinado (evento dañoso), se produce contra la voluntad de una persona y que afecta a sus intereses jurídicamente protegidos. Los daños a los que aquí nos referimos son los causados por la infracción del derecho de autor o de algún derecho conexo e implican, -ello igualmente aplicable a la propiedad industrial- (…) un menoscabo es sus intereses patrimoniales, por vulneración de un derecho exclusivo (…)", lo cual se traduce en una intrusión en el ámbito de las facultades exclusivas y excluyentes que radican en cabeza del titular del derecho; se trata en últimas de una limitación al ejercicio legítimo de los derechos (Delgado, 2007: 349).
De cara al caso particular de los derechos de propiedad industrial y el daño ocasionado por una infracción, debemos hacer hincapié en el contenido mismo de los derechos de propiedad intelectual como facultad exclusiva y excluyente (derechos de exclusividad) o monopolio legal que se le reconoce a su titular, quien por virtud de la ley es el único facultado para explotar el bien inmaterial protegido. Debido a la naturaleza misma de los derechos de propiedad intelectual, donde el intangible se configura como la espina dorsal del derecho, resulta particularmente difícil concebir una prueba que demuestre físicamente el daño causado, motivo por el cual para la valoración de la ocurrencia de dicho daño se debe partir del contenido mismo del derecho y determinar si los actos realizados por el tercero han transgredido las facultades monopólicas, exclusivas y excluyentes del titular de los derechos. En dicho caso, cuando se han transgredido las facultades del titular, se causa un daño que debe ser indemnizado, pues la realización de tales actos está reservada para el titular y, en la medida en que dicho titular se ha visto privado de la posibilidad de ejercer su derecho en el preciso ámbito en el que actuó el infractor, se le causa un daño indemnizable.
Vislumbrada la existencia del daño en un caso de infracción, con las particularidades y dificultades que ello puede conllevar, es preciso tener como punto de partida la siguiente consideración: el sistema de protección de derechos e indemnización en materia de derechos intelectuales cuenta con dos parámetros mínimos generales que orientan la materia y deben considerarse por parte del juez al momento de ordenar la respectiva indemnización. Dichos parámetros son: (i) asegurar la reparación integral y (ii) asegurar que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas (Antequera Parilli, 2009: 684).
Con el fin de asegurar dichos parámetros, en el Artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, nuestra normatividad comunitaria regula lo concerniente al cálculo de la indemnización de perjuicios, estableciendo un catálogo no taxativo de los criterios que se podrán observar para efectos de cuantificar y calcular los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción.
Los criterios que consagró el legislador comunitario en el Artículo 243, para el cálculo de la cuantía de los perjuicios son los siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
El literal a) del reseñado artículo trae como criterio cuantificador de los perjuicios causados al daño emergente y al lucro cesante, modalidades tradicionales del perjuicio o daño patrimonial consistentes en la erogación patrimonial sufrida por el titular del derecho infringido como consecuencia directa de la infracción, y el detrimento patrimonial sufrido por concepto de lo que se ha dejado y dejará de percibir a razón de la infracción cometida.
A continuación del señalamiento de las modalidades del daño patrimonial, en los literales b) y c) se establecen, a nuestro juicio, unas pautas que cuentan con una doble finalidad: servir como guía para la determinación de la indemnización de perjuicios y su cuantía, y configurar una presunción sobre el valor o cuantía de los perjuicios sufridos, lo que a la postre se traduce en un estándar mínimo del daño14.
Como antesala debemos manifestar que dichas guías o criterios para cuantificar el perjuicio se estructuran a partir del contenido mismo de los derechos de propiedad industrial, como derechos de exclusión entrando a considerar la posición privilegiada que otorga al titular su explotación comercial dentro del mercado. Así las cosas, se establecen guías generales encaminadas a cuantificar la reparación de la trasgresión a ese derecho de exclusión, teniendo en cuenta que su valor y resonancia comercial confieren una ventaja dentro del mercado a quienes lo exploten o utilicen, por lo que la forma de cuantificar su reparación consiste en restablecer, así sea mediante una ficción jurídica, la facultad de exclusión o exclusividad que le asiste al titular, concretamente al señalar que la cuantía puede corresponder al monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos que configuran la infracción o el valor equivalente a lo que el infractor hubiere tenido que pagar para tener acceso autorizado a los derechos de propiedad industrial conculcados.
Por obvias razones, para efectos del reconocimiento de los perjuicios es eminentemente necesario probar su existencia y, de hallarse probada la existencia del perjuicio, se debe proceder con su reparación. Sin embargo, la situación puede resultar mucho más complicada cuando no obstante estar acreditada la existencia del perjuicio no se ha encontrado probado matemáticamente la cuantía del daño o perjuicio sufrido por la infracción. Es precisamente frente a este último hecho que resultan de gran ayuda los criterios traídos por el legislador comunitario para efectos de proceder con la indemnización de perjuicios en el escenario de una infracción a los derechos de propiedad industrial, consagrando normas de cálculo basadas en una legítima y fundamentada ficción jurídica.
En nuestro concepto, al Artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 establece una guía para efectos de establecer la cuantía del daño sufrido por el titular del derecho de propiedad industrial dentro de las modalidades del daño patrimonial, como lo son el lucro cesante y el daño emergente, precepto que incluso puede tornarse en una presunción sobre la cuantía del daño sufrido ante la imposibilidad de ser probada, configurándose así en un estándar mínimo del daño; ante la prueba de la existencia del daño, se presume su cuantía o por lo menos la forma de realizar su tasación.
Resulta claro que si se ha establecido la existencia de la infracción o en términos generales del daño, su cuantificación deviene en un problema secundario que en últimas puede suplirse por presunciones que tendrían por objeto expresar los estándares mínimos del daño para el caso de la infracción a derechos de propiedad industrial, a los que se hace referencia en los literales b) y c) del Artículo 243 del Régimen Común de Propiedad Industrial y que serían aceptables en la medida en que la existencia del daño, es decir, de la infracción, esté acreditada (Henao, 1998: 40).
En los anteriores términos quedan abordados de forma somera los aspectos que consideramos de mayor importancia o, en todo caso, aquellos que nos despiertan mayor interés sobre la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual constituye un mecanismo de defensa y protección que engloba las distintas formas y expresiones de la propiedad industrial, radicando en cabeza de sus titulares una herramienta expedita para el ejercicio de los derechos.
Pie de página
1 Piénsese por ejemplo en las demandas de oposición u observación a las solicitudes de registro de signos distintivos que pueden realizarse dentro del trámite administrativo, en las cuales se discute lo concerniente a la concesión del derecho y viabilidad del registro.Bibliografía
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